[특허법] 보정각하제도법학행정레포트

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보정각하제도(補正却下制度)

I. 意 義
(1) 보정각하란 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 대하여 특허사정등본송달 전에 한 보정이 요지변경으로 인정되는 경우 이를 배척하는 심사관 또는 심판관의 결정처분을 말한다.
(2) 보정각하제도는 선원주의 하에서 부당한 보정에 의하여 제3자의 이익을 해하는 것을 막아 법적 안정을 기하되, 결정이라는 방식에 의하도록 함으로써 그 판단에 신중을 기하도록 한다는 데 의의가 있다. 특히 보정각하는 중간처분이지만 특허의 등록 여부에 커다란 영향을 미치므로 이에 대하여 독립하여 불복할 수 있도록 하기 위하여 보정각하불복심판제도와 함께 도입되었다.

II. 補正却下 對象 適格

1. 特許査定謄本 送達 前 明細書 等에 대한 補正일 것
(1) 이른바 방식보정은 보정각하 대상이 되지×.
(2) i) 거절사정불복심판이나
ii) 심사전치 중에 행한 보정은 특허사정등본 송달 전의 보정이므로 여기에 해당한다.
↔ 그러나 특허이의신청 기간 중 특허의 정정은 특허권설정등록 후의 절차이므로 여기에 해당하지×

2. 當該 補正이 要旨變更일 것
(1) 명세서의 요지변경이란 보정으로 인하여 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서?도면에 나타난 발명의 본질이 달라짐으로써 <�최초 출원발명의 동일성>을 잃게 되는 것을 말함
(2) 본래 요지변경이란 특허청구범위의 변경하는 것을 의미하는 것으로 해석되지만(제47조) 법은 출원시 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 특허청구범위를 증가?감소 또는 변경하는 보정은 요지변경이 아닌 것으로 간주한다(제48조)는 규정을 두고 있다.

3. 補正却下의 例外
(1) 국제특허출원의 경우에는 → 원문과 출원번역문의 일치된 범위를 벗어난 보정이 요지변경이지만 이를 이유로 보정각하 결정을 하지×(출원번역문만을 기준으로 심사하기 때문 §208④).
(2) 거절사정에 대한 불복심판 심리 중 → 심사관이 간과한 요지변경…(생략) 이 발견되더라도 원사정의 이유와 동일한 거절이유 또는 당해 요지변경과 무관한 다른 거절이유로 거절사정을 유지할 수 있는 경우에는 보정각하를 하지×(§170② 반대해석).1)

III. 補正却下의 節次
1. 主體(누가) → 심사 및 심사전치 단계에서는 심사관,
거절사정불복심판에서는 심판관이다.
2. 時期(언제) → 출원이 특허청에 계속 중인 경우에는 언제든지.2)
3. 方 式(어떻게) → 서면에 의한 결정(결정서)으로 하여야 하며
각하의 이유를 구체적으로 명시하여야 한다(§51①,⑤).
이밖에 대상출원과 각하 주문 및 각하연월일 등을 기재하여야 한다(시규§42).

IV. 補正却下의 效果

1. 査定處分 等의 留保
(1) 보정각하에 대한 불복기간이 경과할 때까지 → 심사관 또는 심판관은 당해 특허출원에 대한 사정 또는 심결을 해서는 안된다(최종처분 금지).3)
(2) 보정각하에 대한 출원인의 불복이 있는 때에는 → 심사관 또는 심판관은 그 불복에 대한 심결 또는 판결이 확정될 때까지 그 특허출원의 심사 또는 심리를 중지하여야 한다.4)

2. 出願人의 不服
(1) 심사관의 보정각하 결정에 대하여는 → 특허심판원에 불복심판을 청구할 수 있으며
심판관의 보정각하 결정에 대하여는 → 특허법원에 소를 제기할 수 있다.
(2) 불복기간은 → 그 결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내이다.

[도] 보정각하결정과 심사 등의 절차

보정각하결정등본송달일 불복심판청구일 보정각하불복심판청구마감일
? ? ?

<—- ↑ ———- 최종처분(사정?심결)금지 ———->↑

↑<–불복심판청구일 이후: 심사?심리 중지 (불복의 결과가 확정될 때가지)

V. 要旨變更이 看過되어 特許된 경우 補正의 效果
(1) <�특허사정등본 송달 전 행한 보정>이 <�특허권 설정등록 후> 요지를 변경하는 것으로 인정된 때에는 → 그 특허출원은 그 보정서를 제출한 때에 특허출원한 것으로 본다(∵이른바 출원일 늦춤규정; 부당한 보정으로 인하여 불이익을 받는 제3자를 보호하기 위한 것).
(2) 국제특허출원의 경우 이 규정은 적용되지 아니한다.

【참고】특허 후, 특허사정등본송달 전 보정이 요지변경임을 다투는 절차
(1) 이에 대하여 독립하여 다툴 수 있는 절차는 없다.
(2) 당해 보정이 인정됨으로써 불이익을 입는 제3자(후출원자, 선사용자 등)가 거절사정에 대한 불복 심판 또는 무효심판, 권리범위확인심판이나 침해소송 등에서 요지변경임을 이유로 출원일을 다투면 충분하기 때문이다. 다만, 침해소송에서의 판결내용은 소송 당사자만 구속하는 상대적인 효력을 가지므로 대세적 효력이 있는 것은 아니다. 이 경우 특허권자는 정정심판을 청구하여 출원일을 다시 회복할 수 있으나 청구 여부는 특허권자의 자유이다.

각주)—————–
심판관이 보정각하 결정을 하는 경우는 원사정이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 한한다(§170②). 요지변경과 무관한 거절이유에 의하여 원사정이 유지된다면 보정각하를 함으로써 이를 별도로 다투게 할 실익이 없다고 본 것이다.
그러나 실제로는 심사 중에는 특허사정등본 송달 전, 거절사정불복심판이나 심사전치 단계에서는 특허사정을 하거나 특허청장에게 보고하기 전이라 할 것이다.
불복이 있으면 심사?심리를 중지하여야 하기 때문이다.
보정각하 결정이 취소된 경우 심사 또는 심리가 되풀이되는 것을 방지하기 위한 것이다.

각주)—————–

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